禁止反悔原则的法律适用(2)
(三)禁止反悔原则的适用：禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得专利权。在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。即专利权人对其在申请专利、审查、无效过程中与国家知识产权局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。一般认为，禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则;当相同侵权不成立，需要以等同原则判断侵权时，才需考虑禁止反悔原则。
本案由于不构成相同侵权，故原告主张等同侵权。北京市高级人民法院于2001年9月印发的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第44条规定：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。由于原告主张的等同原则与被告主张的禁止反悔原则在适用上发生冲突，参照北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的规定，本案应优先适用禁止反悔原则。
根据解某在本专利实质审查阶段向国家知识产权局提交的第一次审查意见通知书的意见陈述书，可以认定，非法用户可以正常使用与非法用户不能正常使用是两种效果完全不同的技术方案。解某系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下，才获得本专利权。在侵权诉讼中，解某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故被控侵权产品的方法与本专利的技术特征是等同的，该主张是解某对自己在专利审批阶段陈述的反悔。
另外，解某主张其专利发明曾获多项荣誉，本专利在手机自身安全防范领域属于开拓性的重大发明;在进行等同侵权判断时，确定等同保护的范围可适当放宽。法院认为，开拓性发明系指一种全新的技术解决方案，与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著进步。
而本专利仅是一种“手机自动隐形拨号报失的实现方法”，是为解决防止手机丢失的目的而在现有技术上的进一步创新发明，而无论本专利审批阶段时的对比文件1、2，还是本案被告提交的证据1以及本专利说明书中载明的其它方法，均可实现手机防盗，本专利是众多解决此问题的手段中的一种，不具备开拓性发明的条件。
由于本专利与被控侵权产品的智能防盗方法在技术特征上存在的非法用户不能正常使用及隐形拨号与显形拨号的特征上的本质区别，被控侵权产品某彩智星Z3100手机的智能防盗方法与本专利权利要求1既不相同亦不等同，并未落入本专利保护范围。
因此，某通信公司制造、销售某彩智星Z3100手机，鞍山某电器公司销售某彩智星Z3100手机的行为未侵犯解某享有的第ZL01802972.8号发明专利权，两级法院均未支持解某的诉讼请求。
案情结果
一审法院判决：驳回原告诉讼请求。解某不服，向北京市高级人民法院提出上诉，法院经审理作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
[相关法规]
本案所涉及的法律问题，主要是禁止反悔原则的适用。
(一)确定专利权保护的范围：专利侵权诉讼首先应确定专利权的保护范围。根据专利法的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求记载的内容为准，说明书及附图可用于解释权利要求。
(二)确定被控侵权产品或方法与专利权的异同
(三)禁止反悔原则的适用：禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得专利权。
北京市高级人民法院于2001年9月印发的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第44条规定：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。
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禁止反悔原则的基本内容
通常所称的禁止反悔原则，是指专利法上的审批过程禁反言(prosecution history estoppel)。是专利侵权诉讼中的一种法律规则，其含义是，专利权人如果在专利审批(包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序)过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩(如限制性的修改或解释)，则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。
在美国，禁止反悔原则的适用要求专利权人对权利要求的限缩必须是以书面方式进行的，并记录在官方的专利审查档案中。因此禁止反悔原则在美国又称审查档案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美国最高法院对禁止反悔原则作出解释的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，该原则又被称为Festo estoppel。
在司法实践中，禁止反悔原则和 捐献原则一样，一般是作为对 等同原则的限制性规则来适用的。该原则禁止专利权人(或其他有权主张专利权者)对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。其宗旨在于防止专利权人采取出尔反尔的策略，即在审查过程中为了容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释，或者强调某个技术特征的重要性，在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无，以图应用等同原则来覆盖被控侵权物。
在中国，2010年1月1日实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条对禁止反悔原则作出了规定：
专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
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